특허발명 이용관계와 침해판단 및 특허법 130조 과실 추정의 의의 – 대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782, 222799 판결 【특허권침해금지등】[공2019하, 2090]


변리사 신지혜


【판시사항】

선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우, 후 발명이 선 특허발명의 권리 범위에 속하고, 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 경우, 속지주의 하에서 국내 실시로 보아 침해로 볼 수 있다고 판시한 사례


【판결요지 및 대법원의 판단】

1) 이용관계와 침해의 판단

i) [이용관계의 의미] 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 선 특허발명이 발명으로서 일체성을 유지하는 경우를 말한다.

ii) [권리범위의 해석] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않으나, 청구범위의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

iii) [속지주의의 원칙] 특허권의 속지주의 원칙상 물건 특허권의 독점적 실시권리는 등록 국가 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이나, 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되는 경우, 특허발명이 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 속지주의 하에서 국내 실시로 볼 수 있다.

2) 특허법 130조 과실 추정의 의미 및 그 반증

특허법 130조는 타인의 특허권을 침해한 자의 과실을 추정하는 것으로 규정하고 있고, 이는 기술 실시자에게 당해 기술분야에서의 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하기 위함이다.

이에 반하여 실시자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 정당한 사정이 있다거나, 자신이 실시한 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장·증명하여야 한다.


【사안의 개요】

1) 사실 관계

원고는 명칭이 “의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트”인 특허발명을 국내에 소유하고 있었다. 피고는 피고 4의 요구에 따라 일본에 있는 병원에 판매하여 사용되도록 할 목적으로 “카테터와 허브”를 생산하였다. 피고 생산 “카테터와 허브”는 원고 특허발명 구성인 “삽입경로 형성수단”과 “의료용 실 삽입장치”에 각각 대응하고 그 구성 및 효과가 동일하다. 또한, 원고 소유 특허발명은 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’를 구성으로 할 뿐, 여기에 추가되는 의료용 실 또는 의료용 실 지지체의 결합관계에 대한 한정은 없다.

2) 원심의 판단

원심은 피고 실시 “카테터와 허브”가 원고 특허발명의 구성 및 효과와 동일하지만, 여기에 봉합사, 봉합사 지지체를 조립한 제품은 추가적인 가공·조립을 필요로 하므로 이 사건 제1항 발명에 대한 침해가 되지 않는다고 판시하였다.

또한, 원심은 특허법 130조 과실 추정의 반증과 관련하여 간접침해자인 피고가 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유로 피고의 과실 추정이 번복된다고 판시하였다.

3) 대법원의 판단

대법원은 피고 실시 “카테터와 허브”에 봉합사 또는 봉합사 지지체를 조합한 제품은 원고 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 이용하면서 일체성을 유지하여 침해가 성립되고, 원고 특허발명은 실시예의 하나로 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는 바, 실시예로 원고 특허발명의 권리범위를 제한할 수 없고, 피고 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 원고 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 판시하였다.

아울러 대법원은 특허법 130조 법리에 비추어 피고 등에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵다고 판시하여, 원심판단을  파기 환송하였다.


【판결의 의의】

본 판결은, 특허발명과 실시발명의 이용관계 성립시 권리 범위 해당 여부 및 권리 범위 해석 기준을 명확히 하며, 속지주의 원칙이 적용되는 범위를 확인한 판례이다.


【참고조문】

[1] 특허법 제98조, 제126조, 제128조
[2] 특허법 제97조
[3] 특허법 제94조, 제127조제1호
[4] 특허법 제130조


【참고판례】

[1] 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결(공2001하, 2110)
[2] 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결
[3] 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결(공2009하, 1817)
[4] 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결(공2006상, 879)




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