중국 분할출원제도의 개정 심사기준(2019년 11월 1일 시행)


변리사 배석환


중국 국가지식재산권국은 신기술의 변화에 적응하고 특허 심사 품질 및 심사 효율을 제고하고자 2019년 11월 1일부터 시행되는 개정 <특허 심사 가이드라인>을 발표하였다. 그 내용 중 분할출원에 대한 개정 사항이 있어 이에 대해 살펴본다.


1. 소극적 재분할출원의 제출 기간에 대한 개정 사항

 본 개정은 재분할출원 중 소극적 재분할출원(passive divisional application, - 출원인의 자발적 분할출원이 아니라, 심사관이 분할출원통지서를 발급하거나 심사의견통지서에서 분할출원에 단일성 결함이 존재한다고 지적하여 출원인이 심사관의 통지나 심사의견에 따라 재차 분할출원을 하는 경우의 분할출원)의 제출 기간에 관한 것이다.

 개정 <특허 심사 가이드라인> 제1부 제1장 제5.1.1절 제(3)항 제5단락
 심사관이 분할출원통지서를 발급하거나 심사의견통지서에서 분할출원에 단일성 결함이 존재한다고 지적하여 출원인이 심사관의 심사의견에 따라 재차 분할출원을 제출할 경우, 재분할출원의 제출 기간은 단일성 결함이 있는 분할출원을 기초로 심사하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 해당 분할출원에 기초하여 분할출원을 진행할 수 없으며 심사관은 분할출원을 제출하지 않은 것으로 간주한다는 내용의 통지서를 발급하여야 하며 사건을 종결 처리하여야 한다.

 중국 전리심사지침 제1부 제1장에 따르면, 분할출원의 제출 기간은 전리국에서 원출원에 대해 전리권수여통지서를 발행한 날부터 2개월의 기한이 만료되기 전(즉, 등록 절차 진행 기간)으로 규정되어 있다.  이러한 분할출원에 기초하여 출원인이 다시 분할출원(재분할출원)하여야 할 경우, 그 분할출원 역시 원출원이 계류 중인 경우(원출원의 등록 절차 진행 기간 이내)에 한해 제출 가능하다. 다만, 종래의 규정에서는 이에 대한 예외로서 "다만, 분할출원에 단일성 불비가 존재하여, 출원인이 심사관의 심사의견에 따라 다시 분할출원할 경우는 그러하지 아니하다"라고만 규정하고 있어, 단일성 불비의 지적에 대응하여 출원하는 재분할출원(소극적 재분할출원)의 경우는 그 분할출원의 기간이 명확하게 규정되지 않았다. 따라서, 종래의 규정에 따르면, 소극적 재분할출원은 원출원이나 1차 분할출원이 더 이상 계류중인 경우가 아니라 하더라도 분할출원이 가능한 것으로 오해할 소지가 있었고, 실제로 이러한 규정의 미비점을 이용하여 재분할출원하는 경우도 존재하였다. 그러나, 상기 개정된 심사기준에서는 "재분할출원의 제출 기간은 단일성 결함이 있는 분할출원을 기초로 심사하여야 한다"라고 규정함으로써, 소극적 재분할출원도 1차 분할출원이 계류 중인 경우에만 출원 가능하도록 그 제출 기간을 제한하고 있다. 따라서, 개정된 심사기준 하에서는, 1차 분할출원이 포기, 취하 또는 거절결정이 확정된 경우와 같이 더 이상 계류 중이 아닌 경우 소극적 재분할출원이 불가능함에 주의하여야 할 것이다.


2. 분할출원 또는 재분할출원의 출원인 및 발명자에 대한 개정 사항

 본 개정은 분할출원 및 재분할출원의 출원인 및 발명자에 관한 것이다.
 
 개정 <특허 심사 가이드라인> 제1부 제1장 제5.1.1절 제(4)항
 
(4) 분할출원의 출원인 및 발명자
 분할출원의 출원인은 분할출원 제출시 원출원의 출원인과 동일하여야 한다. 분할출원에 대하여 재차 분할출원을 제출한 출원인은 해당 분할출원의 출원인과 동일하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 심사관은 분할출원을 제출하지 않은 것으로 간주한다는 내용의 통지서를 발급하여야 한다.
 분할출원의 발명자는 원출원의 발명자 또는 그 중의 일부와 동일하여야 한다. 분할출원에 대하여 재차 분할출원을 제출한 발명자는 해당 분할출원의 발명자 또는 그 중의 일부와 동일하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 심사관은 보정통지서를 발급하여 출원인에게 보정을 통지하여야 한다. 기한 내에 보정을 하지 않을 경우, 심사관은 취하간주통지서를 발급하여야 한다.

 본 개정은 분할출원의 출원인은 원출원의 출원인과, 재분할출원의 출원인은 분할출원의 출원인과 동일하여야 함을 명시하고 있다. 상기 개정 내용에서는 "그렇지 아니하면 출원인의 변경을 입증하는 서류를 제출하여야 한다"라는 종래 규정이 삭제되어, 분할출원의 경우 그 출원인의 변경을 입증하는 서류가 제출되더라도 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 상이해서는 안 된다(종래에는 출원인의 변경을 입증하는 서류 제출시, 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 상이해도 상관이 없었다). 따라서, 분할출원의 출원인을 원출원인과 달리하고자 할 때에는 분할출원 이후에 출원인의 변경을 신청하여야 한다. 재분할출원의 경우에 있어서도 마찬가지이다. 또한, 원출원의 출원인과 분할출원의 출원인이 상이하게 된 경우, 재분할출원의 출원인은 분할출원의 출원인과 동일하여야 한다.
 개정 심사기준에 따르면, 분할출원의 발명자는 원출원의 발명자를 기초로 심사되고, 재분할출원의 발명자도 원출원이 아닌 분할출원의 발명자를 기초로 심사된다.
 개정된 심사 기준에 따라, 분할출원 및 재분할출원의 출원인 및 발명자를 기재함에 있어 이러한 점에 주의하여야 할 것이다.





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