주요국의 다중인용청구항 인정여부에 따른 출원전략


변리사 이용규


특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지고, 특허청구범위는 독립항과 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항으로 이루어진다(특허법 제97조, 특허법 시행령 제5조). 종속항은 독립항을 인용하므로, 결국 종속항이 어떻게 독립항을 인용하는지에 따라 등록특허의 권리범위가 달라진다. 종속항이 둘 이상의 청구항들을 인용하면 이를 다중인용청구항이라고 한다. 다중인용청구항을 인정하는 국가중에서도 둘 이상의 청구항들을 인용하는 청구항들을 포함하여 다시 둘 이상 인용 가능(무제한적)한 규정을 가진 국가들이 있는 반면에 2개 이상의 청구항들을 인용하는 청구항만 단독으로 인용 가능(제한적)한 규정을 가진 국가들이 있다. 특허청구범위를 예시하여 설명하면 아래와 같다.


1.밑판,
상기 밑판 아래에 상호 이격되어 부착된 복수의 다리들 , 및
상기 밑판 위에 부착된 등판을 포함하는 의자.
2.제1항에서,
상기 등판에 부착된 쿠션을 더 포함하는 의자.
3.제1항 또는 제2항에서,
상기 등판은 나무로 제조된 의자.
4.제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에서,
상기 등판은 상기 밑판에 경사지게 부착된 의자.



 NO종속항 형태주요국위 예시 중
가능 청구항
관납료
부가기준
1무제한적 다중인용청구항일본, 유럽, 호주, 캐나다, 뉴질랜드1-4전체 항수
2제한적 다중인용청구항한국, 중국, 대만, 필리핀1-3전체 항수
미국실제 인용항수

미국은 다중인용청구항이 기재된 경우, 실제 인용된 항수를 근거로 실제 청구항수를 계산한다. 예를 들면, 위의 청구항 내용으로 미국특허출원이 이루어진 경우, 관납료 부가 기준이 되는 총 청구항수는 5개(=1+1+2+1)이다. 즉, 청구항 3은 2개의 청구항들을 인용하므로 2개로 카운트된다. 그리고 청구항 4는 다중인용청구항인 청구항 3과 다른 청구항을 함께 인용하였기 때문에 기재불비(청구항 3만 인용하는 등의 보정 필요)가 되어 1개로 카운트된다. 이는 기재불비된 청구항까지 일일이 실제 인용항수를 세면 너무 복잡해지기 때문이다(37 CFR 1.75(c)). 따라서 미국출원시에는 관납료 산정의 혼란을 방지하도록 종속항을 단일 인용 형태로 기재하는 것이 좋다. 참고로, 미국출원은 전체 청구항수 20개, 독립항수 3개까지는 출원관납료가 동일하다(37 CFR 1.16(h)(i)). 그러므로 미국출원을 목표로 한다면 되도록 청구항수를 이 한도까지 채우는 것이 바람직하다.

일본유럽은 무제한적 다중인용청구항을 인정하고, 관납료 부가 기준도 전체 항수를 기준으로 한다.  따라서 인용 청구항에 인용할 객체가 기재되어 있는 한 모든 청구항들을 인용하도록 기재하는 것이 권리범위를 넓히기 위해 좋다. 참고로, 유럽출원은 청구항수가 15개를 넘으면 관납료가 추가되기 때문에 전체 청구항수를 15개 이하로 하는 것이 바람직하다(EPC schedule of fees, Code 015).

PCT 출원시 일본과 유럽을 국내단계진입국으로 지정할 가능성이 있으면 무제한적 다중인용청구항으로 출원하고, 이를 불인정하는 국가에 한해 국내단계진입시 자진보정서를 제출하는 것이 권리범위를 넓히기 위해 바람직하다. 특히, 심사통지 후 종속항의 인용항을 늘리는 보정은 유럽 또는 중국 등에서 신규사항추가 등의 이유로 인정하지 않을 수도 있다. 따라서 최초 출원시에 인용 가능한 청구항을 최대한 인용하도록 종속항을 기재하고, 이에 대응하는 실시예도 발명의 상세한 설명에 넣어두는 것이 바람직하다.





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