미국 특허 진보성 거절 극복 방안: 내재성(Inherency)에 근거한 진보성 부정


미국변호사 최동순


미국 특허청 심사관들은 진보성 흠결을 주장하기 위해, 특허발명 청구항의 특정 구성요소가 명시적으로 선행문헌에 개시되어 있지 않더라도 이러한 구성요소는 선행문헌에 내재적(inherently)으로 존재한다는 지적을 내세우는 것을 종종 볼 수 있다.

미국 연방 항소법원은 최근 Pers. Web Techs., LLC v. Apple, Inc.에서 내재성에 기초한 진보성 부정에 대한 판결을 내렸다.

사건의 배경 및 개요
종래의 데이터 처리 시스템에서 파일과 같은 데이터 항목은 전형적으로 사용자가 생성한 파일명 및/또는 경로명 또는 위치에 의해 식별된다. 따라서, 동일한 파일이 파일명만 상이하더라도 한 장치에서 다른 장치로 전송되어 중복 저장되는 경우가 발생한다. 상기 사건의 특허는 이런 문제점을 해결하기 위해서 각 파일의 내용을 기초로 하는 고유 식별자(content-based identifier)를 생성하고, 이에 기초하여 동일한 파일이 시스템에 이미 존재하는지 식별하는 방법과 관련된 것이다.

상기 사건과 관련된 선행문헌은 바이너리 객체의 내용을 기반으로 하는 바이너리 객체 식별자(binary object identifier)를 개시하고 있으며, 이런 바이너리 객체 식별자는 바이너리 객체의 내용이 변경되면 식별자가 변경되므로, 중복되는 객체(즉, 동일한 파일)는 바이너리 객체 식별자로부터 인식될 수 있다.

따라서, 미국 특허심판위원회(Patent Trial & Appeal Board)는 선행문헌에는 바이너리 객체 식별자를 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 것을 명시적으로 개시하고 있지 않지만, 선행문헌이 개시하는 상기 내용을 근거로 선행문헌의 시스템은 필연적으로 바이너리 객체 식별자를 이용하여 동일한 파일의 존재 여부를 식별한다고 결론을 내리면서 상기 사건 특허의 무효를 주장하였다.

이에 대해서, 특허권자는 선행문헌의 시스템은 기존의 파일 이름과 위치를 사용하여 파일을 찾고, 선행문헌의 바이너리 객체 식별자는 특정 객체의 위치를 파악한 후 객체의 백업된 버전과 관련된 바이너리 객체 식별자와의 일대일 비교를 수행할 때 사용된다고 개시하고 있으므로, 선행문헌의 시스템은 동일한 파일의 존재 여부를 식별하기 위해서 필연적으로 바이너리 객체 식별자를 이용하지 않는다고 주장하였다.

미국 연방 항소법원은 선행문헌이 바이너리 객체 식별자를 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 방법이 가능하다는 것을 시사할 뿐, 바이너리 객체 식별자를 필연적으로 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 것에 대한 개시나 암시가 없다고 판단하고 특허권자의 손을 들어주었다.

결론
내재성에 근거한 진보성 부정은 선행문헌에 명시적으로 개시하고 있지 않는 특허 청구항의 특정 구성요소가 선행문헌에 필연적으로 존재한다는 근거가 필수인 것을 상기 사건이 시사하고 있다. 즉, 선행문헌에 명시적으로 개시하고 있지 않는 청구항의 특정 구성요소가 단순히 존재한다는 가능성으로 내재성을 기초로 특허발명의 진보성 부정할 수 없다. 따라서, 특허발명의 내재성에 근거한 진보성 부정에 직면할 경우, 선행문헌에는 특허발명의 구성요소가 필연적으로 존재하지 않는다는 근거 및 논리로 진보성 부정을 반박할 수 있겠다.

REFERENCES
- http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf
- https://www.ipwatchdog.com/2019/03/18/tpac-leadership-provides-update-key-u-s-trademark-issues-2019/id=107386/





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